La reforma, que entra en vigor este lunes, armoniza la ley
con la directiva europea. Los expertos destacan cambios como la eliminación de
las marcas notorias o la defensa de las denominaciones de origen.
El pasado 27 de diciembre apareció publicado en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) el real decreto ley 23/2018 que, entre otros asuntos,
reformaba la Ley de Marcas. Los cambios implantados en esta revisión de la
normativa entrarán en vigor a partir de este lunes 14 de enero, entre los que
se encuentran la introducción del requisito de la prueba de uso en los
procedimientos de oposición o la apertura de la vía administrativa a las
caducidades o nulidades de marca.
Aunque los expertos han recibido esta reforma con los brazos
abiertos, ya que armoniza la normativa española vigente con la directiva
europea 2015/2436 relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados
miembro en materia de marcas, también identifican ciertas deficiencias.
Para Ignacio Temiño, socio director de Abril Abogados, uno
de los aspectos criticables pasa por el mecanismo utilizado para aprobar la
reforma. "Al haberse hecho por vía de real decreto, la reforma no ha
pasado por el debate parlamentario deseado y no se han podido presentar
propuestas o generar discusión", explica. Por otro lado, el letrado
destaca igualmente que éste habría sido el momento perfecto para "renovar
toda la Ley de Marcas, en lugar de parchearla con cambios tan importantes".
Limitaciones
Temiño también hace hincapié en que se ha aprobado la
reforma de la ley sin que "haya reglamento de desarrollo aún, con las
consiguientes limitaciones que eso conlleva. Esto provoca que la novedosa
posibilidad de pedir la prueba de uso en el trámite de oposición no sea aun
efectiva, debiendo esperar al reglamento para poder aplicarla".
En este mismo punto insiste Carmen González, abogada de Pons
IP, que destaca que todavía "estamos a la espera de que se lleve a cabo el
oportuno desarrollo reglamentario mediante real decreto para conocer los
pormenores de estos procedimientos".
Aunque es evidente que los expertos perciben ciertos peros a
esta reforma de la ley, también aseguran que este cambio legislativo representa
un importante paso para la armonización de los sistemas de protección de marcas
en la Unión Europea.
Entre los puntos más destacados, los letrados se centran en
los siguientes puntos:
Representación
gráfica
"La eliminación del requisito de representación gráfica
en las nuevas solicitudes de marca va a suponer un avance significativo que va
a permitir ampliar el catálogo de los signos no convencionales que vamos a
poder proteger como marca como hologramas, marcas de movimiento o multimedia,
pudiendo representarse por cualquier medio siempre que el objeto de protección
se pueda determinar con claridad y exactitud", comenta González.
Sobre este punto, Temiño añade que "la reforma no dice
sin embargo los medios de representación de los signos que se aceptarán, aunque
es previsible que no haya sorpresas y se siga con la práctica actual, que ya
está armonizada con la de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea (Euipo).
Notorio o
renombrado
El experto de Abril Abogados destaca por otro lado un
aspecto muy relevante de la última reforma de la normativa de marcas.
"Mientras que con la anterior ley existía el concepto de marcas notorias
-aquellas conocidas dentro de un sector específico- y de marcas renombradas
-las conocidas por el público en general-, la nueva ley reconoce únicamente las
marcas renombradas, extendiéndose esta protección también a los nombres
comerciales. Esta unificación es positiva y termina con un debate poco práctico
sobre las diferencias entre marca notoria y renombrada".
Para la letrada de Pons IP, "la armonización en este
campo con la legislación de la Unión Europea va a resultar también de gran
relevancia al favorecer, entre otros efectos, el que las declaraciones de
renombre a nivel nacional se reconozcan en procedimientos o instancias
europeas".
Piratería
Otro aspecto importante de la nueva normativa es el refuerzo
de la protección del titular de la marca ante los actos de piratería, ya que la
nueva ley "abre la posibilidad que se ofrece al titular de una marca de
impedir la introducción de mercancías procedentes de terceros países en España
que no hayan sido despachadas a libre práctica y lleven un signo idéntico o
virtualmente idéntico a dicha marca", destaca González.
Prueba de uso
La posibilidad de pedir prueba de uso al oponente que trate
de impedir el registro de una nueva marca con otra que lleve más de cinco años
registrada es una de las principales novedades de la ley.
Según explica Temiño, este cambio "es fruto de la
armonización de la directiva e iguala nuestro sistema con el de la Euipo que,
desde el principio, aplicó este régimen. El efecto será con seguridad una
reducción tanto en el número de oposiciones como de solicitudes, puesto que las
marcas de cobertura (que se registran sólo para fines defensivos, no para ser
usadas) pierden su utilidad. El problema es que ignoramos la forma y medios con
que se deberá acreditar el uso. Habrá que esperar a que la reforma del
reglamento de la ley que se aprobará en los próximos meses incluya información
a este respecto, y es deseable que en esto la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM) se alinee con la Euipo".
Nulidad y
caducidad
Una de las modificaciones sustanciales de las reglas del
juego de la legislación marcaria se centra en la posibilidad de poder tramitar
una solicitud de nulidad o de caducidad de una marca ante la OEPM. "Aunque
en este caso su entrada en vigor se puede demorar hasta el 14 de enero de 2023,
va a agilizar mucho este tipo de procedimientos y reducir sensiblemente el
coste económico de los mismos", afirma González.
Frente a este cambio, Temiño asegura que "lo cierto es
que hay mucho trabajo por delante para adecuarse a este cambio. Muchos foros y
asociaciones han tratado de que al menos la revisión de estas decisiones de la
OEPM fuesen a parar a los juzgados de lo mercantil. Sin embargo, salvo cambios
futuros, serán los Tribunales Superiores de Justicia los que revisen las
resoluciones de la OEPM y esto puede provocar que muchos problemas de
coherencia y armonización terminen en el Tribunal Supremo".
Otras
novedades
El real decreto ley aprobado a finales de diciembre también
contiene otras novedades. Esta nueva legislación refuerza la protección de las
denominaciones de origen, los términos tradicionales de vinos, las
especialidades tradicionales garantizadas y las denominaciones de obtenciones
vegetales, sistematizándolas dentro de las prohibiciones absolutas. En este
sentido, el texto legislativo establece la exclusión de acceso al registro de
signos distintivos que puedan resultar incompatibles con denominaciones de
origen o indicaciones geográficas anteriores.
Por otro lado, explica Carmen González, letrada de Pons IP,
la reforma afecta a otros aspectos procedimentales, simplificando
procedimientos como el de la renovación de una marca. "La nueva regulación
ofrece la posibilidad a la OEPM de que el pago de la tasa se considere como una
solicitud de renovación". Por otro lado, el texto legal regula la facultad
del solicitante, "en los procedimientos de oposición, de poder exigir del
oponente que acredite el uso de sus distintivos".
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