Los signos pueden carecer de fuerza distintiva
intrínsecamente o por el uso que de ellos se haga en el tráfico. En efecto,
precisamente porque la capacidad distintiva de un signo es una cualidad
marcadamente fáctica y, por ello, dinámica, es posible que un signo que por su
propia estructura y esencia era originariamente apto para cumplir la función de
identificación del origen empresarial de determinados productos o servicios,
deje de serlo por razón de su uso, antes de su registro como marca o con
posterioridad. Ese es el caso de los signos comunes que son aquellos compuestos
por elementos o indicaciones que han pasado a ser de uso habitual en el
concreto sector de mercado en el que el signo opera para designar los productos
o servicios para los que se solicita el registro de la marca o en relación con
los cuales ésta ha sido registrada. Se trata de signos que originariamente eran
arbitrarios o de fantasía (es decir: no tenían un significado concreto o el que
tenían no guardaba relación con los productos o servicios que identificaba) y,
por ello, idóneos para distinguir unos productos o servicios de otros de igual
clase. Pero que, a raíz de su uso, se han convertido, ya sea con anterioridad a
su acceso al registro, ya sea posteriormente, en la designación habitual,
genérica, de un producto o servicio en el comercio. De ahí que dependiendo del
momento en que se haya producido esa pérdida de la capacidad distintiva que el
signo poseía (esto es, antes de la solicitud del signo como marca o una vez que
ésta ya ha sido registrada), incurra bien en la prohibición absoluta de
registro establecida en la letra d) del artículo 5.1 de la LM -y, por tanto,
tenga vedado el acceso al registro-, bien en la causa de caducidad prevista en
el artículo 55.1 d) de la LM -y por tanto sea expulsado del registro siempre
que concurran el resto de requisitos exigidos al efecto-.
Este último fenómeno al que se le conoce como
“vulgarización” es el que hubo de examinar la sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona de 6 de junio de 2018 (ECLI: ES:APB:2018:6128) objeto
de la presente entrada, para cuyo resumen de los hechos y de la doctrina del
caso me permito remitir al lector a la entrada realizada por Alfaro en su blog
(¿Se ha vulgarizado aftersun?).
Vulgarización: concepto y fundamento
Como hemos señalado, el artículo 55.1 d) de la LM [análogo
al artículo 20 a) de la actual Directiva de Marcas y 58.1 c) del Reglamento
sobre la Marca de la Unión Europea] prevé como causa de caducidad de la marca
la llamada vulgarización; esto es: cuando una marca registrada
“se convierte en el comercio en la designación usual del
producto o servicio en relación con el cual ha sido registrada por la actividad
o inactividad de su titular”.
La vulgarización suele tener su origen en la intensa
implantación que una marca logra adquirir en el mercado para un producto o
servicio respecto del que, al menos inicialmente, no existían alternativas o
éstas eran escasas. De modo tal que, con el tiempo, el término o elemento que constituye
su objeto acaba percibiéndose por el público como el producto (o categoría de
producto) en sí mismo y no como un indicador de su origen empresarial. Un
ejemplo de ello es el término Ganchitos (v. SAP Barcelona 21-XII-2004).
Por supuesto, pueden vulgarizarse términos o indicaciones,
pero, pese al tenor del precepto, a nuestro juicio este fenómeno también puede
producirse con elementos figurativos que son frecuentes o se han convertidos en
la designación estándar de ciertos productos o servicios. También pueden
devenir comunes los acrónimos o abreviaturas (v. STG 5-III-2003, asunto
T-237/01 «Acon Inc vs OHIM», que
concluyó que este signo se había convertido en la denominación genérica o común
del producto Balanced Salt Solution o Buffered Saline Solution), los colores,
etc. (conformes, Kur, A. / Senftleben, M. European Trade Mark Law, Oxford
University Press, Oxford, 2017).
Precisamente porque son signos que han perdido su aptitud
originaria para indicar la procedencia empresarial de ciertos productos o
servicios, toda vez que en la práctica son su género o una categoría de los
mismos, además de carecer de carácter distintivo han de poder ser usados por
quienes operen en el sector correspondiente.
El fundamento de la expulsión del registro de los signos
vulgarizados es, pues, esencialmente permitir que los consumidores puedan
identificar los productos o servicios de que se trate sin ser inducidos a
confusión [v. aunque en relación con la prohibición de registro de los signos
comunes o genéricos, STUE 4-X-2001, asunto
C-517/99 «Merz & Krell» y STG 5-III-2003, asunto T-237/01 «Acon Inc vs OHIM»). Pero junto a esa razón,
a nuestro juicio, se encuentra también siquiera mediatamente, la de preservar
la función pro-competitiva de las marcas, permitiendo que esta clase de signos
estén libremente disponibles para el resto de operadores del mercado, para
poder explicar al público lo que fabrican y comercializan. Así lo ha reconocido
el Tribunal de Justicia de la UE en alguna ocasión (v. STJUE 27-IV-2006, asunto C-145/05 «Levi Strauss & Co. vs Casucci
SpA») y el Tribunal General si bien en su jurisprudencia relativa al artículo
7.3 del RMC (v. por todas, SSTG 14-XII-2017, asunto T-304/16 «bet365 Group vs
EUIPO», 24-II-2015, asunto T-411/14 «Coca-Cola vs OAMI», 21-VI-2015, asunto
T-359/12 «Louis Vuitton Malletier/OHMI» y 25-IX-2014, asunto T-474/12
«Giorgis/OHMI»).
Bien miradas las cosas, los signos que se han convertido en
la designación habitual de ciertos productos o servicios son, a su vez,
descriptivos de tales productos (v. STG 5-III-2003, asunto T-237/01 «Acon Inc vs OHIM»). No en vano, la
jurisprudencia comunitaria ha definido a los signos descriptivos en diversas
ocasiones como aquellos que
“en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios,
sirven para designar, directamente o mediante la mención de una de sus
características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita
el registro”
(v. ad ex. SSTG 7-X-2015,
asuntos acumulados T‑292/14 y T‑293/14 «República de
Chipre vs EUIPO»,
16-X-2014, asunto T‑459/13 «Joseba
Larrañaga Otaño y Mikel Larrañaga Otaño vs EUIPO»
y 3-VII-2013, asunto T‑236/12 «Airbus
SAS vs EUIPO»). Y es doctrina
consolidada que una de las razones que justifican la prohibición de registro de
los signos descriptivos es la necesidad de que permanezcan en el acervo común
y, así, estén disponibles para el resto de los operadores económicos (v. por
todas, SSTJUE 27-IX-2017, asuntos acumulados C‑673/15 P a C‑676/15
P «The Tea Board vs EUIPO», 10-III-2011, asunto T‑51/10
P «Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. vs EUIPO»).
Determinación del carácter genérico de una marca
Como recuerda la Sentencia que comentamos, para determinar
si una marca se ha vulgarizado es preciso que concurran dos requisitos o
elementos. Uno, objetivo: que la marca sea actualmente en el tráfico la
designación usual del producto o servicio para el que se registró; y, otro,
subjetivo: que esa pérdida del carácter distintivo que la marca inicialmente
tenía se deba a la actividad o inactividad del su titular.
El elemento objetivo: Pérdida del carácter distintivo
La apreciación del elemento objetivo exige, en primer
término, identificar el género de productos o servicios relevante y, delimitar,
en segundo lugar, al público en relación con el cual debe determinarse el
eventual carácter genérico del signo para, finalmente, examinar si ese público
percibe la marca como un indicador del origen empresarial de unos concretos
productos o servicios o, por el contrario, como el propio producto o servicio o
una categoría del mismo.
El primer aspecto que debiera abordarse para decidir si una
marca se ha vulgarizado o no consiste en delimitar adecuadamente el género de
productos o servicios relevante, sirviéndose, el juzgador si fuera necesario,
de los criterios establecidos en derecho de la competencia al efecto. En el
caso que nos ocupa, el tribunal consideró que el artículo o sustancia respecto
de la que el signo “Aftersun” se había convertido, eventualmente, en el término
habitual para designarla eran “productos cosméticos para después del sol”.
Como se convendrá a la vista de esta delimitación, sería
bueno que los tribunales hicieran un esfuerzo algo mayor para circunscribir el
género de productos relevante en el caso concreto. Y ello, habida cuenta de
que, aunque en este supuesto en particular este extremo pudiera no ser muy
significativo (pese a que, como es fácil convenir, existen productos cosméticos
para después del sol que nadie identificaría con after-sun/aftersun, como, por
ejemplo, mascarillas especiales calmantes e hidratantes, aceites especiales
para el contorno de ojos, etc.), en ocasiones puede ser determinante. Piénsese, por ejemplo, en el caso
estadounidense que enjuició la eventual vulgarización de la marca Monopoly [v.
Anti-Monopoly, Inc. v. General Mills Fun Group, Inc., 195 U.S.P.Q. (BNA) 634,
638 (N.D. Cal. 1977), rev’d and remanded, 611 F.2d 296 (9th Cir. 1979]; no es
lo mismo que en este supuesto el género se identifique con juegos sobre compra
de inmuebles (como hizo el tribunal de distrito), que se haga con el propio
Monopoly (como hizo el tribunal de apelación por las características particulares
y distintivas de este juego de mesa).
Acotado el género, conviene identificar al público cuya
percepción ha de tenerse en cuenta para apreciar si la marca se ha convertido
en la designación usual en el comercio del producto en cuestión. Y éste, según
el TJUE y como recuerda la sentencia comentada por referencia a la Directrices
de la EUIPO, está compuesto principalmente por los consumidores o usuarios
finales, si bien, según las características del mercado de que se trate, puede
tomarse también en consideración la percepción de los profesionales que
intervienen en la comercialización de dicho producto (v. SSTJUE 6-III-2014,
asunto C-409/12, «Backaldrin Österreich The KORNSPITZ Company GmbH VS Pfahnl
Backmittel GmbH» y 29-IV-2004, asunto C‑371/02
«Björnekulla Fruktindustrier vs Procordia Food AB»).
Ahora bien, el TJUE ha establecido también que el hecho de
que los profesionales del sector sean conscientes de que el signo en cuestión
es una marca registrada no evita su eventual caducidad si se demuestra que para
los consumidores ésta carece de carácter distintivo por tratarse de un signo
genérico (v. STJUE 6-III-2014, asunto C-409/12, «Backaldrin Österreich The
Kornspitz Company GmbH VS Pfahnl Backmittel GmbH»). Otro tanto puede afirmarse,
pues, a la inversa.
Por esa razón, a nuestro entender, en el supuesto enjuiciado
por la sentencia examinada, por lo pronto, el documento que acredita que los
distribuidores de productos cosméticos utilizan el signo “after sun” como una
categoría de producto para referirse a las cremas para después del sol así como
el informe realizado por el detective privado por encargo de L´Oreal eran, pese
a la importancia que el tribunal les concedió, las pruebas menos atendibles. No
en vano, según el TJUE, lo decisivo a estos efectos es la percepción que tienen
del signo los consumidores o usuarios finales (v. expresamente STJUE
6-III-2014, asunto C-409/12, «Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH
VS Pfahnl Backmittel GmbH»). Por lo tanto y de nuevo siempre a nuestro juicio,
llevaba razón la demandada cuando le advirtió al tribunal que la perspectiva
relevante para apreciar el eventual carácter genérico de la marca era la de los
consumidores o usuarios finales.
Cuestión distinta es que el hecho de que diversos
fabricantes de productos empleen el término ” aftersun” para caracterizar ese
tipo de productos, los distribuidores lo usen de igual forma y existan muchos
productos cosméticos comercializados en España en los que aparece los términos
“after sun” sean indicios (que no pruebas) de la percepción que de la marca
puedan tener los consumidores o usuarios finales.
El último de los pasos precisos para apreciar si el elemento
objetivo concurre en el signo de que se trate estriba en indagar si el público
relevante todavía percibe al signo como un indicador del origen empresarial del
producto o servicio para el que se registró o, por el contrario, ahora lo
considera el género o especie del propio producto o servicio y, en
consecuencia, lo utiliza para designarlo (v. descartando la vulgarización de la
marca “Madelman” por no haber sido acreditado que los consumidores cuando
pretenden adquirir o referirse a un muñeco articulado utilizan precisamente el
término Madelman, SAP Madrid 5-VI-2009).
La sentencia objeto de esta entrada, concluyó, como hizo el
juzgador a quo, que el término ” aftersun” se utiliza en el mercado para
identificar un producto cosmético para después del sol.
Las pruebas en las que fundamentó su decisión fueron, al
margen de las ya descritas anteriormente, las siguientes: blogs de belleza,
reportajes o páginas de periódicos y revistas en las que se identifican los
productos cosméticos para después del sol con el signo ” after sun” y un
estudio que muestra que ante la pregunta: ¿Qué es para usted “aftersun”? un 82%
de los encuestados responde es un producto o una crema para después del sol y
sólo un 10% identifica el signo con una marca.
El tribunal descartó, en cambio y desde la óptica inversa,
como prueba eficaz para acreditar que el público percibe el signo Aftersun como
una marca, un documento demostraba que diversos fabricantes usan expresiones
distintas, tales como “después del sol”, para aludir al género de productos en
cuestión así como, y por tendencioso, el estudio aportado por la demandada en
el que mostrada que al preguntar a los encuestados sobre el conocimiento de las
marcas Nivea, Aftersun, Delial, Babaria, Hawaiian Tropic, Ecran entre otras, el
83% identificó la marca Aftersun como tal.
Acertó el tribunal al desestimar como prueba acreditativa la
existencia de alternativas para designar el producto en cuestión, dado que el
TJUE ha establecido que ello es irrelevante (v. STJUE 6-III-2014, asunto
C-409/12, «Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH VS Pfahnl
Backmittel GmbH»). Pues, en efecto, aunque es cierto que en ese caso el
perjuicio que en términos competitivos puede ocasionar el que un operador use
el signo en exclusiva es menor (v. en este sentido, Coverdale, J.F. «Trademarks
and Generic Words: An Effecton-Competition Test», University of Chicago Law
Review, vol. 51, 1984, pp. 887), no lo es menos que, en tanto sea identificado
como un producto por el público, éste tenderá a confundirse.
Más dudoso es, a nuestro juicio, la exclusión total de la
encuesta realizada por la demandada y, por el contrario, la aceptación sin
reservas de la aportada por la actora. En efecto, desde la primera perspectiva,
es claro que la pregunta que se formulaba en la encuesta estaba bastante
dirigida. Pero debe reconocerse también que de identificar, el público, el
término Aftersun exclusivamente como el género de un producto, probablemente lo
hubiese advertido y descartado. Desde la óptica opuesta, aunque entendemos, con
el tribunal, que la pregunta estaba mucho mejor formulada, no deja de tener
algo, mucho más liviano, de tendenciosidad. Pues, ¿qué responderíamos a la
pregunta de qué es el Monopoly? Y a Marlboro? A esta última, seguramente,
muchos responderían una marca de tabaco, pero no puede descartarse que un
porcentaje – menor- lo hiciera diciendo simplemente cigarrillos. Y es que, en
ocasiones, el consumidor no conoce la verdadera procedencia empresarial (el
fabricante) del producto.
El problema principal que plantean estos casos es que, en
muchas ocasiones (y quizás también en el que enjuiciamos), la conclusión que se
obtiene es mixta; estos es: para un porcentaje del público el signo identifica
el origen empresarial de un determinado producto; para otro identifica a un
género y para otro porcentaje ambas cosas.
Esta peculiaridad es precisamente lo que viene a confirmar
lo que hemos dejado intuir al explicar la razón que late tras el fenómeno de la
vulgarización: que su contribución a la función económica propia de las marcas,
que es reducir costes de búsqueda de los consumidores (v. por todos,
Landes/Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Harvard
University Press, 2003, 167-68, 2003; idem, «Trademark Law: An Economic
Perspective», 30 J.L. & Econ. 265, 1987, Lemley, “The Modern Lanham Act and
the Death of Common Sense”, Yale Law Journal, 1999, Lemley/Dogan «A
Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law», 97 Trademark
Repertory, 2007, y Menell/Scotchmer, Intellectual Property» en Polinsky/Shavell
(Eds.), Handbook of Law and Economics, 2007, Vol. 2°, Elsevier, North Holland)
no es muy clara. Es verdad que si los
competidores no pudieran usar esta clase de signos, los consumidores tendrían
que pechar con el coste de identificar el producto o servicio análogo que
ofrecen otros competidores. No lo es menos, sin embargo, que los consumidores
que sigan atribuyendo al signo que se estima común o vulgar un determinado
origen empresarial tenderán a confundirse (v. en este sentido, Lemley/Dogan «A
Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law», 97 Trademark
Repertory, 2007).
Por todo ello, parece preciso interpretar la vulgarización
de forma que minimice este último coste para que los beneficios globales de
permitir a todos los competidores usar el signo lo compensen. Ello, creemos,
pasa por considerar que una marca se ha vulgarizado sólo cuando así sea
percibido por la gran mayoría del público interesado. Y a juzgar por las
pruebas aportadas (y que se admitieron), en el caso que analizamos parece claro
que esa era la conclusión que razonablemente cabía alcanzar, asumiendo – lo
cual ignoramos- que la encuesta de la actora se realizó sobre una proporción
muy significativo de los consumidores finales españoles.
El elemento subjetivo: que sea fruto de la actividad o
inactividad del su titular
Como se sigue del tenor del 55.1 d) de la LM y hemos
avanzado, la caducidad de la marca por razón de su «vulgarización» después de
efectuado el registro, precisa además de la concurrencia del requisito objetivo
que acabamos de examinar (y que coincide con el exigido en la prohibición de
registro recogido en la letra d) del artículo 5.2 LM) otro adicional y
subjetivo: que el signo se haya vulgarizado a causa de la actividad o
inactividad de su titular.
En efecto, en nuestro sistema y el comunitario la caducidad
de la marca por «vulgarización» sigue la concepción mixta. Ello implica que,
por que por contraste con lo que sucede en los EE.UU, donde gobierna una
concepción puramente objetiva, para que pueda estimarse la declaración de
caducidad de la marca por nuestros
tribunales no basta con que ésta se haya convertido en la designación usual del
producto o servicio para el que ha sido registrada. Por el contrario, se requiere,
además que esa vulgarización sea consecuencia de la actividad o inactividad de
su titular y, por lo tanto, que exista una relación de causalidad entre aquella
y la acción u omisión del titular de la marca. (v. ad ex. descartando la
vulgarización de la marca “Oropesinas” porque no concurría, según lo
establecido por la Audiencia, el elemento subjetivo, STS 11-VI-2014). De ahí que, por ejemplo, la marca Aspirina
haya logrado subsistir en Europa y haya caducado, en cambio, en los EE.UU.
A nuestro juicio, si el fenómeno de la vulgarización es de
por sí, y por las razones ya indicadas, dudoso desde la perspectiva de su
aportación a la función económica que las marcas desempeñan, esta concepción
subjetiva que impera en Europa lo acrecienta. La razón es sencilla: por más que
normalmente el titular de la marca habrá hecho importantes inversiones en la
misma, el sistema de marcas no persigue (o no debiera perseguir) recompensar al
titular, sino, y como hemos advertido, reducir costes de búsqueda de los consumidores.
Y no es dudoso que desde el momento en que a los ojos de la inmensa mayoría de
partícipes del mercado (por las razones ya expuestas) una marca se convierte en
la forma que suele utilizarse para designar el producto o servicio para la que
está registrada, ésta deja de cumplir la función esencial que le es propia
-identificar y distinguir unos productos o servicios respecto de otros- (v.
SSTJUE 6-III-2014, asunto C-409/12, «Backaldrin Österreich The KORNSPITZ
Company GmbH VS Pfahnl Backmittel GmbH» y
29-IV-2004, asunto C‑371/02 «Björnekulla
Fruktindustrier vs Procordia Food AB»), y su utilización en exclusiva por un
operador lejos de minimizar los costes de búsqueda, los aumenta. No es de
extrañar, por ello, que en alguna ocasión nuestros tribunales haya relativizado
la importancia del elemento subjetivo (v. SAP Barcelona 27-XI-2000, confirmada
por STS 21-XII-2008, donde el hecho de que Danone, S.A. hubiera actuado
constantemente en defensa de su marca BIO, ante los juzgados y en ejercicio del
ius prohibendi que le confiere no evitó su caducidad por vulgarización).
Como quiera que fuese, lo cierto es que en muchos de los
casos en los que se determine que el signo ha perdido su carácter distintivo
para el público, la conducta del titular de la marca habrá tenido un peso
significativo en ello. Y eso es, precisamente lo que parece haber sucedido en
el supuesto que nos ocupa: que el titular de la marca (Aftersun) contribuyó a
su vulgarización activa y pasivamente. Activamente, porque ofrece sus productos
marcados con un doble signo (Aftersun y Ecran Sun), lo cual puede generar entre
el público cuanto menos la duda de sí el primero es un término descriptivo.
Pasivamente, porque consintió, o al menos no se opuso ejercitando el ius
prohibendi que el derecho de marca le confiere, que otros fabricantes usasen el
término Aftersun en sus productos, y ello, según el TJUE, es una prueba de la
inactividad del titular de la marca en aras a evitar la pérdida de su
distintividad. (v. STJUE 27-IV-2006, asunto
C-145/05 «Levi Strauss & Co. vs Casucci SpA»).
Pero, siendo optimistas, no todo está perdido para el
titular de la que fuera la marca Aftersun. Como advierte el Prof. Alfaro en su
entrada, quizás (y sólo quizás) en un futuro aparezcan en el mercado (si acaso
no las hay ya) cremas corporales para después del sol con unas características
especiales y peculiares que las distingan de las habituales, y el término
Aftersun deje de concebirse como género y se perciba como una fuente de
identificación del origen empresarial (v. sobre este fenómeno, entre otros,
Brody, P. J. Comment: Reprotection for Formerly Generic Trademarks, 82 U. Chi.
L. Rev. 475, 2015, Linford, J., A Linguistic Justification for Protecting
“Generic” Trademarks, 17 Yale J.L. & Tech. 110 2015). Aurea Suñol
Contenido curado por César Heras( Social Media) HERAS ABOGADOS BILBAO
S.L.P.
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