Texto recogido para nuestros lectores en el Blog Jurídico
de Sepín
Tanto el concepto de marca como el nombre comercial son
signos distintivos que confieren al titular el derecho exclusivo y excluyente
de uso de los mismos. La marca consiste en un signo utilizado para diferenciar
los productos o servicios del comerciante, mientras que cuando hablamos de
nombre comercial hacemos referencia a la identificación de la empresa en el
tráfico mercantil (no debemos confundirlo con la denominación social que se
refiere a la persona jurídica como sujeto de relaciones, derechos y
obligaciones, inscribible en el Registro Mercantil). Tanto la marca como el
nombre comercial son objeto de registro en la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM).
El nombre de dominio
consiste en la dirección web de una empresa (URL), permite tanto identificar al
empresario en internet como a sus
productos y/o servicios. En la actualidad disponemos de tres tipos de niveles.
En primer lugar encontramos los dominios de primer nivel son
los acabados en “.com”, “.gob” o “.org” dichos nombres no llevan ningún tipo de
control previo, y se asignan por orden de llegada por el ICANN (Corporación de
Internet para la Asignación de Nombres y Números). Los de segundo rango, “.es”
son asignados por Red.es (entidad pública empresarial española dependiente de
la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital), en este caso si se hace un control previo no pudiendo coincidir con
otros ya otorgados, se deberán cumplir con ciertos requisitos de sintaxis,
existiendo una serie de conceptos que no puede ser utilizados. El último nivel,
es también otorgado por el mismo organismo, se trata de aquellos terminados en
“.com.es”, “.nom.es”, “.org.es”, “.gob.es” y “.edu.es”, su asignación atiende a
un criterio de prioridad temporal. Los terminados en “.com.es”, “.nom.es”,
“.org.es”, también tienen que cumplir con normas de sintaxis y no pueden incluir
términos reservados recogidos en una serie de listas, mientras que “.gob.es” y
“.edu.es” se verificará con carácter previo a su asignación el cumplimiento de
los requisitos de legitimación contenidos en la normativa vigente.
En cuanto a los conflictos que puedan surgir entre los tres
conceptos anteriormente definidos, debemos tener en cuenta que la OEPM no tiene
competencia en asuntos relacionados con los nombres de dominio, por lo que se
deberá acudir a los Tribunales o a sistema de arbitrajes generalmente
internacionales, para resolver las controversias surgidas.
La ciberocupación o cybersquatting, consiste en la
apropiación de dominios. Se refiere al registro, tráfico o uso del nombre,
generalmente de mala fe de los mismos. El principio por el que se rigen su
asignación, el primero que llega tiene prioridad -first come, first served-,
está propiciando el aumento de estas situaciones y convirtiéndolo en la
principal controversia, cuyo objeto son las posteriores reventas.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha
indicado tres parámetros que nos indica que estamos ante una ciberocupación,
por un lado que el nombre de dominio y la marca registrada sea muy similar, que
el propietario fraudulento no tenga derecho o interés legítimo sobre la marca
registrada, o el uso de mala fe.
Ante un caso de cybersquatting en primer lugar debemos tener
en cuenta lo indicado anteriormente, la OEPM no tiene competencia sobre estos
asuntos, pudiendo presentar demanda ante los Tribunales, puesto que tanto la Ley
de Marcas como la Ley de Competencia Desleal amparan estas situaciones o acudir
al ICANN, que establece un procedimiento denominado Política Uniforme de
Resolución de Disputas por Nombres de Dominio (UDRP), tramitado a través de la
OMPI. Red.es tiene un procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos
para los “.es”.
Para resolver las controversias entre los derechos de
propiedad industrial, los nombres de dominio y las denominaciones sociales
debemos tener en cuenta, al igual que con el dominio, la prioridad temporal
como criterio principal de registro. Por otro lado tal y como indicó la
sentencia del Juzgado de lo Mercantil Valencia, n.º 1, 185/2019 “la
principal diferencia entre la marca y el
nombre de dominio es que en Internet no despliegan virtualidad dos elementos
trascendentales en derecho marcario, los principios de territorialidad y de
especialidad”
Si ocurre de que un nombre comercial o marca con otros
iguales o semejantes, podemos ante los Tribunales denunciar tal situación,
pudiendo solicitar el cese el uso (art
34.3 d LM), pudiendo incluso obligar a la modificación de la denominación
social. Si lo coincidente es el nombre de dominio son el signo distinto, podrá
pedirse su cancelación en base al art. 34.3 f LM.
Si se pretende el registro de una marca o nombre comercial o
nombre de dominio similar a una denominación social, en vía administrativa
podrá oponerse el titular siempre teniendo en cuenta el art 9.1.d LM o
solicitar la nulidad de registro en vía Judicial.
El último supuesto se plantearía cuando existe un nombre de
dominio anterior, y un tercero presenta la inscripción de una marca, nombre
comercial o denominación, en vía judicial amparándose en la ley de competencia
desleal y de Marcas, se podrá solicitar la nulidad del registro.
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